Valorisation des droits intellectuels et contrats

Auteur:Dominique Kaesmacher; Théodora Stamos
Occupation de l'auteur:Présidente, AIPPI (Association Internationale de la Protection de la Propriété Intellectuelle)/Juriste d’entreprise, Belgacom
Pages:219-240
SOMMAIRE

A. Objet du chapitre. B. Evaluation des droits intellectuels. 1. De multiples méthodes : Marché versus Coûts versus Bénéfices. 2. L’approche de marché. 3. L’approche par les revenus. 4. L’approche par les coûts. C. Valorisation des droits intellectuels. 1. Objet de la section. 2. Notions. a) Cession ou licence. b) Licence et... (voir le sommaire complet)

 
TABLE DES MATIÈRES
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A Objet du chapitre

Que vaut cette marque, ce modèle, ce brevet ?

La question de l’évaluation financière d’un droit intellectuel se pose généralement au moment de le vendre, de le donner ou de l’apporter au capital d’une société, notamment dans le cadre de restructuration ou d’acquisition de sociétés ou de branches d’activités ou de portefeuilles ou encore de mise en bourse. Comme on le verra ces droits de propriété industrielle sont en effet un «asset», un actif, un bien susceptible de faire l’objet de diverses transactions.

Comment puis-je retirer un profit de ma marque, mon modèle, mon brevet ?

Quelle rémunération puis-je demander à mon licencié ?

Quelles clauses prévoir dans mon contrat de cession, de licence ?

Ce deuxième groupe de questions se pose lorsque le titulaire du droit intellectuel ne souhaite pas ou ne peut pas exploiter lui-même l’invention, le signe ou la création, ou en tous cas pas de manière exclusive.

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C’est à ces deux groupes de questions que ce chapitre tentera de répondre.

La matière est vaste, encore largement mal connue et peu réglementée. Place donc à la créativité et à une grande prudence aussi vu l’insécurité juridique liée à son vide.

B Evaluation des droits intellectuels
1. De multiples méthodes : Marché versus Coûts versus Bénéfices

Trois méthodes sont classiquement utilisées : Marché versus Coûts versus Bénéfices.

En ce qui concerne plus particulièrement la marque, on trouve aussi des méthodes d’évaluation dites «multi critères» de la force de la marque (leadership du marché, caractère établi de la marque, perspective du marché actuel, qualité de l’image et de la notoriété, force du produit, potentiel d’extension de la marque, potentiel d’internationalisation, protection juridique, capacité de l’entreprise) ou d’autres qui utilisent des approches plus subjectives d’ «indicateurs» de santé de la marque.

Il est recommandé d'utiliser simultanément plusieurs méthodes d'évaluation et de proposer comme prix la moyenne résultant de l'application de ces différentes méthodes. En effet, il n’y a pas à ce jour une bonne méthode.

2. L’approche de marché

L’approche de marché est fondée sur l’idée que la valeur de la marque, du brevet ou du modèle est fonction de la valeur de marques, brevets ou modèles similaires ou comparables, sur le «marché objectif des marques/brevets/modèles».

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La difficulté de cette approche est essentiellement que ce marché n’existe pas vraiment, et qu’en outre, il est rare qu’une transaction porte sur un seul titre (marque, brevet ou modèle) mais plutôt sur un ensemble d’actifs. En tout état de cause, on prend ici en compte les éléments de marché actuel et non les revenus escomptés, ce qui est bien entendu réducteur.

En pratique, on procède généralement à des comparaisons avec des transactions récentes ou on utilise un multiple du chiffre d’affaires actuel.

3. L’approche par les revenus

L’approche par les revenus est fondée sur l’idée que la valeur de la marque, du brevet ou du modèle, est fonction de l’excédent de flux financiers créés par la marque, le brevet ou le modèle. Elle permet de prendre en considération les effets bénéfiques futurs de la marque, du brevet ou du modèle, leur durée attendue, sans oublier les coûts d’entretien et les risques spécifiques. Dans ce cadre, l’on tiendra notamment compte de la force ou de la faiblesse des droits considérés au niveau juridique, de l’existence ou non de litiges à leur égard, etc.

En pratique, on utilise soit la méthode du surprix, soit la méthode des redevances.

Dans la méthode du surprix, on tente d’estimer l’excédent de flux que permet de créer la marque, le brevet ou le modèle, par rapport à une activité sans marque, brevet, ni modèle. La difficulté de cette approche est essentiellement d’identifier une société ou un produit réellement sans marque, brevet, ni modèle, et d’isoler les revenus nets de la marque, du brevet, ou du modèle, seul (hors fond de commerce).

Dans la méthode des redevances, on tente d’identifier les revenus (royalties) que le titulaire de la marque, du brevet, ou du modèle, pourrait espérer obtenir si des droits d’usage étaient concédés par licence. On les actualise sans oublier de tenir compte des frais d’entretien et des taxes. La difficulté est essentiellement de déterminer le taux (généralement entre 1 et 8 %, mais pouvant aller jusque 20 % dans certains secteurs), le chiffre d’affaires, etc.

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4. L’approche par les coûts

On peut ici encore distinguer entre d’une part, l’évaluation par les coûts historiques et d’autre part, l’évaluation par les coûts de remplacement.

L’approche par les coûts historiques est fondée sur l’idée que la valeur de la marque, du brevet ou du modèle, consiste en l’addition des coûts engagés historiquement pour créer et développer la marque, concevoir, mettre au point et développer l’invention ou le modèle, communiquer sur cette marque et ce produit. L’approche par les coûts de remplacement tente de déterminer ce que cela coûterait à l’entreprise pour le recréer aujourd’hui.

Ces coûts comprennent les frais de recherches et de développement des marques, inventions, modèles, incluant aussi les dépenses périphériques, telles que formation, documentation, etc., les frais de protection juridique par dépôt et enregistrement ou délivrance (tout compris : recherches préalables, taxes officielles, honoraires du mandataire), les frais de marketing, etc., qui ont contribué à créer et accroître la notoriété des marques, brevets ou modèles.

Comme on le voit, il s’agit d’une méthode davantage concentrée sur les «inputs» que sur les «outputs».

Les difficultés de cette méthode proviennent essentiellement du fait qu’elle est difficile à appliquer aux marques, brevets, ou modèles anciens, qu’ensuite, certains coûts ne sont pas nécessairement représentatifs des rendements futurs et qu’à l’inverse ce ne sont pas seulement les investissements qui créent le profit mais aussi le «leadership» de la marque, du brevet, ou du modèle.

En pratique, on l’utilise surtout pour les marques, brevets ou modèles jeunes et pour définir un «prix plancher».

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C Valorisation des droits intellectuels
1. Objet de la section

Les deux principales manières de valoriser son droit intellectuel sont d’une part, de le vendre (ou de l’apporter au capital d’une société, la rémunération consistant alors en parts sociales plutôt qu’en numéraire) et d’autre part, de le donner en licence contre rémunération194. On peut aussi si nécessaire le mettre en gage pour obtenir un crédit.

Après une introduction qui fixera les notions (section 2.), nous rappellerons les règles de base en matière de formation, d’exécution et d’interprétation des contrats (section 3.).

Ensuite, nous examinerons les principaux contrats utilisés, à savoir les contrats de confidentialité et d’évaluation, les contrats de licence et les contrats de cession (section 4.)

2. Notions
a) Cession ou licence

On oppose généralement cession et licence.

Les termes «cession», «aliénation», «transmission» et «transfert» doivent être considérés comme des synonymes et doivent être entendus dans le sens de «transfert de propriété». Nous préférons utiliser le terme «cession» pour couvrir toutes ces notions.

En cas de cession, le droit intellectuel quitte le patrimoine de son titulaire, cédant, et entre dans celui du cessionnaire, bénéficiaire de la cession, de manière définitive et irrévocablePage 224 (sauf cause de nullité le cas échéant). En revanche, en cas de concession de licence, la propriété n’est pas transférée d’un patrimoine à l’autre. Le droit reste dans le patrimoine de son titulaire mais un droit personnel d’usage est concédé par celuici, aussi appelé «donneur de licence» à un tiers, que l’on appelle le licencié, parfois aussi «preneur de licence».

La distinction entre licence et cession peut, cependant, être ténue dans certains cas. Ainsi, il peut arriver qu’une licence soit concédée à titre exclusif et pour toute la durée de protection du droit (par exemple, une concession de licence de vingt cinq ans sur un modèle), en sorte que les prérogatives que garde le titulaire, donneur de licence, sur son droit sont extrêmement réduites comparées à celles que reçoit le licencié. A l’inverse, comme on le verra, les cessions peuvent être partielles (par exemple pour certaines applications du brevet seulement), en sorte que le nouveau titulaire, cessionnaire, aura sur «son» brevet des prérogatives réduites.

Certains qualifient parfois le contrat de licence de contrat de location ou de louage. Cela ne nous paraît pas refléter exactement la réalité, notamment le caractère immatériel du droit qui implique notamment que le même droit puisse être simultanément donné en licence à plusieurs licenciés, ce qui n’est pas praticable en cas de «location». Ceci dit, les garanties mises à charge du donneur de licence par la doctrine et la jurisprudence quant à la jouissance par le licencié du droit donné en licence, ressemblent à celles du bailleur.

b) Licence et contrat de franchise

Parmi les formes modernes de licence, il faut citer le...

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